Requisiti e Clausole per Contratti di Ricerca e Innovazione

Nell’ambito delle profonde e vaste riforme normative promosse dal P.N.R.R., ve n’è una che spicca per l’importanza degli effetti che essa mira a realizzare nell’ambito della ricerca e dello sviluppo delle conoscenze.

Si tratta della riforma dell’art. 65 del c.p.i. (D.Lgs. n. 30/2005) relativo la titolarità dei diritti di proprietà industriale delle invenzioni dei ricercatori delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

La riforma, infatti, non è andata solamente ad abolire l’ormai vetusto “professor privilege” delle invenzioni brevettabili.

La stessa si è spinta oltre, tentando di risolvere le registrate difficoltà di regolazione dei rapporti di collaborazione tra Istituti di ricerca e soggetti finanziatori, appartenenti più strettamente al mondo produttivo-imprenditoriale, spesso frenati a causa delle incertezze legate alla possibilità di sfruttamento e diffusione delle ricerche.

Per garantire, dunque, la necessaria certezza dei rapporti giuridici sono state adottate le Linee Guida (cfr. decreto del 28 settembre 2023), individuanti i principi ed i criteri specifici applicabili in sede di formazione del contratto.

Le Linee Guida mirano, in particolare, a garantire l’equilibrata composizione di interessi delle parti, consistenti da un lato nello sfruttamento da parte del soggetto finanziatore delle utilità derivanti dall’utilizzo industriale dei risultati delle ricerche e, dall’altro, nella tutela al diritto di proprietà intellettuale da parte degli Enti di ricerca.

Tali rapporti sono di volta in volta disciplinati da specifici contratti, aventi in comune la volontà di disciplinare un rapporto contrattuale di commessa. Fermo il principio generale della libertà contrattuale, le Linee Guida individuano tre fattispecie possibili, ossia i contratti aventi rispettivamente ad oggetto attività di servizio, di sviluppo e di ricerca innovativa, distinguibili tra loro in base al diverso grado di intensità richiesto all’attività di ricerca dell’Ente.

Le Linee Guida richiedono alle parti di provvedere a stipulare un contratto prima dell’avvio della collaborazione, avendo la cura di disciplinare tutti gli aspetti oggetto del rapporto.

“In ogni caso”, precisano le Linee Guida, devono essere disciplinati i seguenti aspetti:

a) indicazione delle parti;

b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;

c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all’interno del contratto;

d) indicazione chiara e dettagliata dell’oggetto e della natura della collaborazione;

e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background);

f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground);

g) disseminazione dei risultati;

h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell’attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;

i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc);

j) definizione della proprietà dei risultati;

k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell’attività di ricerca;

l) disciplina delle pubblicazioni;

m) indicazione della durata;

n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).

Le Linee Guida si spingono, tuttavia, oltre, e ciò al fine di garantire il bilanciamento di interessi di cui si accennava prima.

Si segnalano, per importanza, le seguenti linee direttive:

La definizione dei profili di titolarità e di sfruttamento dei risultati

1.  Il regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background).

Si tratta, nella specie, di quelle conoscenze che le parti già posseggono alla sottoscrizione del contratto, costituendone il presupposto. Ne deriva, dunque, che dette conoscenze non possono dar luogo a rapporti di contitolarità o diversi rapporti di titolarità.

Ciononostante, a scanso di equivoci, le Linee Guida reputano comunque raccomandabile una simile specificazione nei contratti.

Diverso, però, è il caso in cui il background dell’Ente è strumento essenziale per il raggiungimento dei risultati attesi dalle parti (in particolare, dal finanziatore), sicché per poter utilizzare il c.d. foreground occorre necessariamente accedere al background dell’Ente.

In queste ipotesi, le Linee Guida raccomandano che le parti stabiliscano nel contratto le condizioni di accesso (come, ad es. mediante licenza, su eventuale corrispettivo) a tale background da parte del soggetto finanziatore in caso di sfruttamento commerciale del foreground.

2. Il regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground).

Nell’ambito della “ricerca finanziata”, specie quando i risultati presentano il carattere dell’innovatività, il foreground può essere sottoposto a regime di contitolarità o di titolarità esclusiva (dell’Ente o del finanziatore).

Il regime di contitolarità è tipicamente applicabile al caso in cui le parti hanno raggiunto un certo risultato in concorso, ma non è escluso che le stesse lo abbiano semplicemente previsto contrattualmente. Per garantire gli equilibri contrattuali, le Linee Guida suggeriscono di prevedere almeno all’individuazione del soggetto cui spetta l’onere di procedere al deposito della domanda di brevetto ed i relativi costi.

Inoltre, per evitare che una simile contitolarità possa protrarsi “sine die”, con possibile insorgenza di problematiche sulla gestione dei brevetti, le Linee Guida richiedono che le parti definiscano anche le modalità ed i tempi di trasferimento della quota di contitolarità dell’Ente a favore del soggetto finanziatore, previa manifestazione di interesse da parte di questi.

Il trasferimento può avvenire ad esempio attraverso la cessione delle domande di brevetto depositate dall’Ente. La cessione di detti diritti può essere oggetti di corrispettivo.

Se il risultato del progetto è raggiunto soltanto attraverso le attività dell’Ente, le parti possono riconoscere a questi la titolarità esclusiva del foreground, ma con l’attenzione a che al soggetto finanziatore sia lasciata la possibilità di valorizzare, commercialmente ed industrialmente, i risultati della ricerca commissionata attraverso, ad es. il trasferimento a questi dei diritti di sfruttamento dell’invenzione nei termini sopra descritti.

Specie quando i risultati delle ricerche presentino uno spiccato tratto innovativo, le parti possono prevedere di disciplinare detti rapporti attraverso la “cessione dei risultati” oppure la “licenza esclusiva”.

Di regola, maggiore è l’innovatività della ricerca, maggiore è il prezzo del corrispettivo per lo sfruttamento del background e/o del foreground.

Diverso, invece, è il caso in cui ad essere commissionate sono semplici attività di servizio, cioè attività “standard”, di scarso valore innovativo, che richiedono l’applicazione di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie (si pensi alle analisi, le misurazioni, le caratterizzazioni, la raccolta di dati, ecc.).
In questi casi non è, dunque, insolito prevedere la titolarità esclusiva in capo al finanziatore.

La gestione dei risultati delle ricerche

3. Tutela della confidenzialità, per la tutela della segretezza (art. 98 c.p.i.) e della novità se destinati alla brevettazione

Di grande importanza pratica sono le clausole che disciplinano i profili di confidenzialità delle informazioni e dei risultati delle ricerche, che ben potrebbero non essere ritenute destinabili al pubblico dominio.

Tuttavia, nell’ambito delle ricerche accademiche, non è raro che le parti si pongano anche l’obiettivo di pubblicare i risultati ottenuti. Si badi che un simile interesse non è ascrivibile soltanto all’Ente, ma pure allo stesso finanziatore che, se citato, può beneficiare di una positiva riconoscibilità.

In ogni caso, le parti hanno l’onere di stabilire se la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere o meno oggetto di pubblicazione, anche stabilendo l’occorrenza della previa autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, sicché a questi sia data la possibilità di valutare in concreto quale (eventuale) pregiudizio possa discendere dalla pubblicazione dei risultati delle ricerche commissionate.

Detto potere deve, però, essere supportato da una puntuale e tempestiva motivazione dell’eventuale rifiuto alla pubblicazione.

Modi e tempi dell’espressione del consenso, ovvero meccanismi di silenzio-assenso alla pubblicazione devono essere fissati nel contratto.

Brevi note conclusive

Le nuove Linee Guida esprimono la positiva volontà di avvicinare il mondo della ricerca con il mercato, favorendo una sinergia vitale (purtroppo a lungo sottovalutata) per una società che è chiamata ad affrontare ogni giorno le sfide che l’evoluzione del mondo pone.

Certamente, le mille sfaccettature che questi rapporti possono assumere non possono essere cristallizzate in pochi e rigidi istituti.

La libertà contrattuale lasciata alle parti rimane canale principale dell’incontro tra mondo accademico e mondo economico, ma essa viene ora “guidata” affinché siano garantiti certezza ed equilibrio nell’interesse tanto dele parti quanto generale.

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