L’esigenza di tutelare la segretezza delle prassi commerciali e mercantili è stata avvertita in periodi ben antecedenti la rivoluzione industriale, risalenti almeno all’epoca medievale: ciò che doveva rimanere riservato era l’informazione, la tecnica, la prassi capace di assicurare all’imprenditore, al mercante, all’industriale un vantaggio competitivo, e quindi l’aspettativa di un maggiore profitto economico.

In questo scenario, solo brevemente accennabile in questa sede, è intervenuta recentemente l’Unione Europea con la Direttiva 2016/943. Tale normativa mira a proteggere il Know-how e le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

La Direttiva, ai primi due considerando, riconosce l’importanza dei trade secrets per le imprese:

“1. Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell’economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L’investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. [...]

  1. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell’innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un’ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato. Le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore e all’innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa”.
L’Italia aveva già una normativa all’avanguardia in tema di tutela del segreto industriale, e con il d.lgs. n. 63 dell'11 maggio 2018 (entrato in vigore il 22 giugno 2018), il nostro Paese ha recepito la Direttiva UE 2016/943, andando a incidere, tra l’altro, sulle norme del Codice della Proprietà Industriale (CPI), d.lgs. 30/2005. Le principali modifiche introdotte dal d.lgs. 63/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018) sono le seguenti:

- A fini di adeguamento alla terminologia della Direttiva, le parole “informazioni aziendali riservate” sono sostituite nel CPI dall’espressione “segreti commerciali” (in particolare negli Artt. 1 - 2, 98 - 99, oltre che nella Rubrica della Sezione VII, Capo II). La relativa definizione, con modifiche minori, conserva inalterato il proprio significato sostanziale, del resto già in linea con la Direttiva. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che soddisfino tre requisiti: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

- con riferimento al CPI, il decreto estende il divieto di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo i segreti commerciali, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente e stabilisce che l’utilizzo o la rivelazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo utilizzava o rivelava illecitamente (cfr. art. 4 d.lgs. 63/2018, che introduce il comma 1 bis all’art. 99 CPI).

- Viene previsto una sorta di “diritto di sequela”, realizzato attraverso il divieto del commercio di beni il cui disegno, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il commerciante, secondo le circostanze, sia stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso illecito di segreti commerciali.

- Viene consentito nei procedimenti cautelari di permettere la continuazione dell'uso illegittimo dei segreti commerciali a fronte della prestazione di un deposito cauzionale: con una previsione particolarmente delicata, poiché la sua concreta attuazione passa per un potere discrezionale dei magistrati, che dovrà essere esercitato solo in casi eccezionali, per non svuotare la protezione dei segreti.

- Viene dettata una regolamentazione specifica per proteggere la riservatezza dei segreti commerciali dai rischi di divulgazione che essi corrono nel corso dei procedimenti giudiziari: l’art. 5 del d.lgs. 63/2018 amplia l’art. 121 CPI e inserisce alcune cautele che il giudice può disporre nel corso del giudizio, per evitare la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento e che ritenga riservati.

- Sono indicati dei parametri valutativi che il giudice deve considerare in sede di liquidazione del danno ed è introdotta la previsione di pagamento di un indennizzo, che il giudice può disporre su istanza di parte e al verificarsi di determinate condizioni. Tale misura è compensativa e non punitiva, posto che non può, in alcun caso, essere maggiore del costo di licenza per l’utilizzo dei segreti commerciali (cfr. art. 6, d.lgs. 63/2018 e nuovo art. 124 CPI).

- Il Decreto in esame prevede, infine, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali; e, in particolare, la pena della reclusione fino a tre anni o la multa da 100,00 Euro a 1.032,00 Euro in caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) e la pena della reclusione fino a due anni (aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici) in caso di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).

In particolare, per quanto oggetto del presente breve scritto, il d.lgs. n. 63/2018 ha riscritto in parte l’art. 98 del CPI, il quale ora stabilisce che per “segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche”.

Il d.lgs. 63/2018 ha rivisto anche la Tutela fornita ai segreti commerciali, modificando l’art. 99 del CPI al fine di fornire una migliore definizione della violazione dei segreti commerciali. Ora tale norma prevede che:

“1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni”.

Significative le misure di tutela dei segreti commerciali anche con riferimento ai poteri del giudice in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto l’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dei segreti commerciali. Tra i poteri del giudice vi è la possibilità di ordinare la cessazione di utilizzare il segreto commerciale ottenuto illecitamente, oltre all’inibizione di qualsiasi atto di immissione nel mercato di merci realizzate a seguito di violazione di segreto commerciale. In particolare, ai sensi del novellato art. 124 del CPI, il magistrato può disporre:

Nell’ambito dei procedimenti giudiziari, ai fini della tutela dei segreti commerciali, il giudice ai sensi dell’art. 121 ter, CPI, può inoltre vietare, su istanza di parte, ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.

Il Decreto modifica poi l’art. 126 CPI, che riguarda il potere del giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza od ordinanza. Secondo l’articolo come riformulato, anche nel decidere se emettere l’ordine di pubblicazione, valutandone la proporzionalità, il giudice dovrà tenere presenti le circostanze del caso concreto, tra cui ad esempio il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti da parte dell'autore della violazione.

Anche per quanto concerne la concessione delle misure cautelari, sempre con riferimento alle cause riguardanti violazioni di segreti commerciali (cfr. nuovo art. 132, comma 5 ter, CPI) è previsto che “Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all’art. 124, comma 6-bis”, vale a dire: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali).

Analogamente a quanto previsto per i procedimenti in sede ordinaria, ai sensi del Decreto il giudice potrà, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, con il divieto, però, di rivelare ai terzi i segreti di cui è autorizzata l'utilizzazione. Se le misure cautelari adottate divengono inefficaci, o se viene successivamente accertato che la violazione dei segreti non sussisteva, il ricorrente sarà tenuto a risarcire il danno.

Sotto il profilo penale, il d.lgs. 63/2018 ha riscritto alcune disposizioni del codice penale: gli artt. 388 e 623. Nella fattispecie incriminatrice dell’art. 388, c.p., rubricata Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e che sanziona, tra l’altro, l’inottemperanza dolosa ai provvedimenti giudiziari a tutela della proprietà o del possesso, viene aggiunta una norma che applica le medesime sanzioni all’inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale (che includono anche i segreti).

Tale articolo prevede ora che “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[....]

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine”.

Nell’altra fattispecie penale, l’art. 623 c.p., dal titolo “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”, viene espressamente previsto che la relativa sanzione si applica anche ai comportamenti da essa sanzionati aventi a oggetto segreti commerciali dotati dei requisiti di cui all’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Essa ora punisce con la reclusione fino a due anni “Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

[II]. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

[III]. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

[IV]. Il colpevole è punito a querela della persona offesa”.

Nella nuova formulazione della norma penale si accentua la caratterizzazione patrimoniale della fattispecie, che viene ulteriormente enfatizzata dall’estensione dell’oggetto di tutela, oggi non più limitato alle cognizioni segrete dotate del carattere della potenziale applicazione tecnica, ma esteso piuttosto a qualsiasi informazione riservata dotata di valore per l’attività d’impresa. Fulcro della fattispecie di cui al secondo comma diviene poi il vantaggio competitivo, realizzato non tramite i più canonici strumenti della proprietà industriale (brevetto, marchio, etc.) ma per mezzo di una vera e propria signoria di fatto su dati e informazioni nascoste al pubblico.

Prima del Decreto nell’Ordinamento Italiano era già presente la tutela dei segreti commerciali. La Direttiva europea ha introdotto elementi che consentono al know–how di godere di una tutela armonizzata a livello europeo, ampliando gli standard di protezione in riferimento alle fattispecie di illeciti punibili, il conferimento al giudice di poteri più incisivi nel corso dei procedimenti volti a garantire la segretezza delle informazioni, e un inasprimento della tutela in sede penale.

Tutto ciò è importante soprattutto se si considera come, a differenza del brevetto, il segreto industriale ha durata illimitata, può riguardare diverse tipologie di informazioni e non necessita di alcuna registrazione: il titolare dello stesso ha un diritto immediato, ammesso che sussistano i requisiti detti in precedenza (segretezza, valore economico e misure di protezione) e non deve depositare alcuna documentazione presso nessun ufficio.

Le informazioni segrete possono essere relative al sapere commerciale, a quello tecnico, a quello gestionale: ai più svariati; ed è quindi l’impresa che deve valutare quali sono le informazioni che ritiene utile mantenere segrete a fini concorrenziali, dotando la propria azienda di idonee misure tecnico/informatiche per preservare i contenuti dei documenti rilevanti e formando il proprio personale dipendente e dirigente a mantenere la riservatezza dentro e fuori l’ambito lavorativo.