Tutela del Design Industriale: il complicato rapporto tra il "sistema" dell'AIA e il diritto USA

Il “Sistema dell’Aia” consiste in una serie di trattati, la cui ultima iterazione risale all’Atto di Ginevra del 1999, il cui obiettivo risiede nell’estensione della tutela dei disegni e modelli industriali su scala internazionale, che consente di ottenere tutela nei vari paesi sottoscrittori dei trattati, tramite un’unica domanda di registrazione.

Si tratta di uno strumento straordinario per il diritto industriale, che risponde alle esigenze dettate dalla globalizzazione, anzi, le ha addirittura anticipate: l’originale Accordo dell’Aia, risale addirittura al 1925, ben prima dell’esplosione del fenomeno.

L’adesione al “Sistema dell’Aia” comporta che una domanda di registrazione del disegno industriale viene esaminata secondo le specifiche regole dei vari paesi all’interno del quale viene richiesta la tutela. Con la medesima domanda, quindi, può essere richiesta la registrazione dello stesso modello presso diversi paesi aderenti al Sistema, che valuteranno la domanda in base ai criteri dettati dal proprio diritto. Se la domanda di registrazione viene accolta, la tutela concessa avrà, stando a quanto stabilito dall’art. 14 (1) dell’Atto di Ginevra “almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata al fine dell’ottenimento della protezione del disegno o modello industriale giusta il diritto di ciascuna di tali Parti contraenti”.

Naturalmente, si tratta di un sistema che funziona in modo efficiente laddove i paesi che aderiscono utilizzano criteri più o meno uniformi per considerare cosa è meritevole di tutela e cosa non lo è. Infatti, se io intendo tutelare il mio disegno o modello industriale in più paesi, devo fare affidamento sul fatto che in ogni paese in cui intendo trovare tutela il mio disegno sarà registrabile. Bene o male, la stragrande maggioranza dei paesi che aderiscono al “Sistema dell’Aia” condivide la medesima disciplina, per cui se il mio modello è registrabile in un paese, significa la domanda di registrazione verrà accolta anche negli altri.

Anche se l’obiettivo del “Sistema Aia” è quello di razionalizzare e uniformare le procedure di registrazione del design industriale nel mondo, rimane tuttavia un sistema che impatta “solo” sulle procedure di registrazione, e non anche sulla disciplina della proprietà industriale dei singoli paesi. I paesi aderenti sono invitati a favorire la coesione, armonizzando il proprio diritto a quello degli altri componenti, ma non sono obbligati a modificare le proprie norme (sono tuttavia obbligati a non adottare di nuove in aperto contrasto con gli obiettivi dell’Accordo dell’Aia).

La tutela del design industriale negli USA

In questo senso, la posizione degli USA, che hanno aderito all’Atto di Ginevra nel 2015, rischia di “rompere” il meccanismo del “Sistema Aia”. Non è un problema di scarsa rilevanza, sia per la disparità di trattamento che comportano le norme USA, sia perché si tratta di un mercato particolarmente ampio e rilevante nel panorama mondiale.

Negli USA, infatti, non esiste una norma ad hoc che tutela il design industriale, il quale viene protetto facendo invece riferimento alle norme su copyright, marchi e brevetti. In particolare, la norma che stabilisce come devono essere valutate le domande di registrazione internazionale (35 U.S.C.A. § 389) fa espresso rinvio alle regole sulla registrazione dei brevetti.

Pertanto, le domande di registrazione internazionale presentate sotto forma dell’Accordo dell’Aia, per essere accolte, devono rispettare i parametri settati per le domande di brevetto, con tutte le difficoltà che ne conseguono in termini di strettezza dei requisiti, allungamento dei tempi e aumento dei costi.

I requisiti per la brevettabilità di un’invenzione, nel diritto americano, consistono nella novità e non-ovvietà dell’invenzione. Più in particolare, per brevettare un modello industriale, è necessario che la domanda rispetti gli ulteriori requisiti dell’originalità e dell’ornamentalità.

In pratica, per registrare negli USA un modello industriale, questo deve essere:

a) originale, ossia creato dal suo autore in modo indipendente e in frutto di un processo creativo, anche minimo;

b) ornamentale, ossia non determinato dall’utilizzo che si intende fare dell’oggetto, ma prettamente “decorativo”, quindi riconoscibile dall’utilizzatore come caratteristico del prodotto;

c) nuovo, ossia mai utilizzato prima della domanda di brevettazione;

d) non-ovvio, quindi sufficientemente differente da un modello o disegno già esistente.

Se già il solo riferimento ai criteri dei brevetti crea distanza con la disciplina di tutti gli altri paesi del Sistema, i quali richiedono come requisito imprescindibile il carattere soggettivo del design, l’ulteriore aggiunta di criteri più stringenti appositamente per la brevettabilità del design industriale aumenta considerevolmente la possibilità che la registrazione non abbia esito positivo negli USA, pur essendo invece accolta negli altri paesi.

La difficoltà è acuita dal fatto che questi requisiti non sono esattamente ben definiti, per cui la verifica della loro sussistenza è ulteriormente complicata da eseguire.

Tra questi, il requisito della non-ovvietà rappresenta un vero rompicapo, non solo per chi intende registrare il design e deve sforzarsi di rispettare il requisito, ma anche per chi è chiamato a valutarne la sussistenza in fase di registrazione.

Tanto che, per eseguire questa operazione, è necessario eseguire un test, elaborato dalla Corte Federale, articolato in due parti.

Il primo passo richiede di trovare un riferimento primario, già esistente, che sostanzialmente condivida le medesime caratteristiche progettuali del progetto rivendicato.

Nel secondo passaggio vengono presi in considerazione dei riferimenti secondari, ossia altri modelli, da mettere in relazione con il primo, con il quale siano correlati di modo che l’aspetto di alcune caratteristiche ornamentali in uno suggerirebbe l’applicazione di tali caratteristiche anche nell’altro.

Le caratteristiche dei riferimenti secondari possono essere combinate con quelle del riferimento primario, modificandolo per colmare il divario tra il progetto rivendicato e il riferimento primario. Se, dopo aver considerato entrambe le fasi, la preesistente conoscenza tecnologica suggerisce ad una persona mediamente esperta nel settore di riferimento l’aspetto generale del progetto rivendicato, l’articolo allora non è brevettabile, per via della sua “ovvietà”.

La confusione e la difficoltà nell’eseguire questo test sono palesi, per cui non stupisce che (i) molte meno domande di registrazione vengano accolte negli USA che nel resto del Sistema-Aia, (ii) i tempi di evasione della richiesta siano considerevolmente maggiori, (iii) il singolo utente non è in grado di muoversi in autonomia per presentare una richiesta di registrazione, ed è pertanto costretto a rivolgersi a uffici specializzati o avvocati esperti nel settore, con incremento delle spese.

Tutela del design industriale: 2 prospettive differenti

Va sottolineato che questa profonda differenza tra la maggioranza dei paesi del “Sistema Aia” e gli USA non è dovuta a un capriccio di questi ultimi nel volersi differenziare o nel voler ostacolare l’ingresso a design esteri (almeno, non esplicitamente).

Si tratta infatti di due espressioni differenti di prospettive della tutela del design industriale. La prima, quella che possiamo definire “del resto del mondo”, incentiva l’espressione creativa e l’introduzione di design originali nel mercato.

La seconda, quella americana, incentiva invece la capacità inventiva, e pertanto, non a caso, fa riferimento alle norme sui brevetti.

Questa impostazione, benché legittima e anche per certi versi condivisibile, risulta tuttavia in aperto contrasto non solo con l’impostazione degli altri paesi cui gli USA dovrebbero tendere ad uniformarsi in forza dell’Accordo dell’Aia, ma anche con l’impostazione adottata dalle norme internazionali, che distinguono in modo netto i concetti di disegni/modelli e brevetti.

Il requisito della non-ovvietà, in particolare, è ciò che differenzia la disciplina USA dal resto del mondo. A prima vista, potrebbe apparire come sinonimo del requisito del carattere individuale del disegno/modello, ma in realtà i due termini differiscono, perché se il secondo richiede che il disegno produca una differente impressione all’utente informato (meno attento ed esperto quindi), la non-ovvietà presuppone che lo stesso effetto si produca anche in una persona con conoscenze ordinarie del settore (in grado di cogliere le sfumature e le differenze grazie al suo background).

Il risultato è che solo i disegni e i modelli veramente eccezionali in termini di capacità distintiva sono meritevoli della registrazione negli USA, a discapito degli scopi di armonizzazione e agevolazione perseguiti dall’Accordo dell’Aia.

Impatto su costi e tempi di registrazione

La richiesta di ulteriori e più restringenti requisiti per la registrazione dei modelli negli USA incide inoltre, come detto, sulle tempistiche e sui costi delle procedure.

Nel 2021, la lunghezza media delle procedure di registrazione negli USA è stata di circa 20 mesi, con ben 15 mesi di distanza tra l’invio della richiesta e il primo riscontro dell’autorità. Per dare un’idea della frattura tra i diversi sistemi, nell’Unione Europea le procedure possono durare anche solo pochi giorni o settimane.

Questa lunghezza delle procedure, dovuta alla complessità della verifica dei requisiti già descritta, disattende una delle disposizioni dell’Atto di Ginevra, che impone che le procedure per la registrazione non debbano durare più di 12 mesi.

Gli USA hanno ipotizzato di “aggirare” il problema, aumentando il personale dell’Ufficio Brevetti, il cui sottodimensionamento costituiva un problema negli USA già prima dell’adesione all’Accordo dell’Aia. Non serve sottolineare che eventualmente questo costituirebbe un passo in avanti limitatamente alle tempistiche delle procedure, e non anche all’armonizzazione dei sistemi.

Ulteriore conseguenza dell’impostazione USA sui requisiti per la registrazione di disegni e modelli è l’incremento dei costi, poiché una verifica complessa come quella descritta richiede alti costi e perché l’assistenza di avvocati o altri professionisti qualificati rappresenta una condizione quasi imprescindibile per ottenere la registrazione, o almeno incrementare le proprie chances. Mediamente, i costi per la registrazione possono andare dai 1.500 ai 5.000 dollari, cui vanno aggiunte i costi per l’assistenza legale (almeno 1.000 dollari).

Viceversa, in molti altri paesi del “Sistema Aia”, la registrazione è piuttosto semplificata, ed è possibile per l’utente muoversi in autonomia, senza dover ricorrere all’assistenza di personale qualificato.

Tutela del design industriale USA vs AIA: conclusioni

L’adesione degli USA all’Accordo dell’Aia, allo stato dell’arte, risulta quindi particolarmente complicata sul piano pratico, perché da un lato frustra gli obiettivi dell’Accordo, e dall’altro crea asimmetria tra gli utenti USA, implicitamente favoriti dalla possibilità di registrare più agevolmente i propri modelli anche nel resto del mondo, e gli utenti degli altri paesi, al contrario “ostacolati” nella ricerca di tutela negli USA.

Eppure, potrebbe essere nell’interesse degli stessi USA uniformarsi alle caratteristiche dell’Accordo dell’Aia. Infatti, i paesi che adottano un sistema diverso, meno stringente di quello USA, godono di diversi effetti positivi, primo fra i quali un aumento della competitività, dovuto ad un ampliamento delle scelte in capo ai consumatori (noi ne avevamo già parlato in un nostro precedente articolo dal punto di vista aziendale). Inoltre, una politica di tutela della proprietà industriale efficace è più favorevole all’innovazione, mentre una politica non efficace ne costituisce un freno.

Conformarsi, o quantomeno avvicinarsi, alle discipline degli altri paesi dell’Accordo dell’Aia, non dovrebbe poi comportare uno stravolgimento delle proprie norme per gli USA. Potrebbe essere infatti sufficiente eliminare dall’equazione il requisito della non-ovvietà, per avvicinare sensibilmente la disciplina USA ad una vera integrazione con il “Sistema Aia”.

Se infatti gli altri requisiti di novità, originalità e ornamentalità sono più o meno riscontrabili in tutti i paesi dell’Accordo dell’Aia, quello della non-ovvietà, a parte alcune limitatissime eccezioni (Vietnam e Giappone) non è richiesto in nessuno degli altri paesi.

L’eliminazione del requisito della non-ovvietà allineerebbe gli USA agli altri paesi non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da quello procedurale, dal momento che, come illustrato, è la maggiore causa delle lungaggini procedurali e dei costi.

Una riforma in tal senso non potrebbe quindi che portare effetti positivi nell’economia americana. Tanto più considerando che le stesse istituzioni, in particolare l’ala democratica del Congresso, già nel 2018 hanno riconosciuto la centralità della tutela della proprietà industriale per la salvaguardia della piccola e media impresa manifatturiera americana.

Ora che i Democratici hanno la maggioranza sia alla Camera che al Congresso è lecito attendersi quindi qualche modifica alle norme sulla tutela dei disegni e modelli industriali; resta da capire se saranno nel senso qui auspicato.

Eliminare il requisito della non-ovvietà abbasserebbe le barriere di ingresso verso utenti esteri: una scelta illogica forse, in ottica della protezione ricercata dai Democratici, ma che potrebbe portare benefici su scala più ampia.

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