Il brevetto costituisce quella forma di tutela giuridica attraverso la quale il titolare del brevetto può escludere terzi dalla realizzazione, dalla disposizione e da ogni uso commerciale dell’invenzione oggetto del brevetto stesso. Ne deriva, dunque, l’illiceità di ogni forma di contraffazione dell’invenzione così tutelata, intesa cioè a riprodurre tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto (c.d. contraffazione letterale).

Il concetto di Contraffazione per Equivalenti

Più complesso risulta stabilire, invece, se un’invenzione posteriore, somigliante ma non identica a quella brevettata, costituisca una contraffazione della prima ovvero un’invenzione nuova e diversa. Entro questo scenario entra in gioco il concetto di “contraffazione per equivalenti”.

Questa figura, di matrice giurisprudenziale e dottrinale, individua una forma di contraffazione dell’invenzione oggetto di brevetto, in forza della quale, al fine di aggirare la disciplina di tutela del brevetto rispetto ad una determinata opera, viene presentata un’invenzione posteriore che, rispetto alla precedente, presenta sì alcuni elementi differenti, ma non idonei comunque a distinguerla essenzialmente dal precedente modello già oggetto di protezione.

Definita questa particolare figura nei suoi tratti generali ed astratti, la difficoltà che si staglia innanzi all’interprete attiene alla valutazione del carattere equivalente delle modifiche, potendosi proporre molteplici criteri di giudizio tra loro opinabili.

Le soluzioni adottate dall'ordinamento tedesco e da quello statunitense

Diverse, infatti, sono le soluzioni adottate dagli ordinamenti giuridici degli Stati. Tra queste, una posizione di spicco assumono due particolari metodologie, l’una di matrice tedesca e l’altra statunitense.

Nell’ordinamento tedesco si è sviluppata la c.d. “teoria dell’ovvietà”, in base alla quale si ha equivalenza (e, dunque, contraffazione) quando, in forza di una valutazione tecnica operata da un esperto del settore sulla base delle sue conoscenze medie, gli aspetti di diversità che la seconda invenzione presenta rispetto alla prima altro non sono che un’“ovvia e non originale” soluzione rispetto alla precedente già brevettata (si veda, in particolare, la sentenza della Corte Cass., Civile, 7 febbraio 2020, n. 2977).

Tuttavia, la metodologia tedesca – storicamente accolta dalla giurisprudenza italiana (ex multis, Corte Cass., Sez. Civile, n. 22495/2006; Corte Cass., Sez. Civile, n. 12545/2004¸ Corte Cass., Sez. Civile, n. 257/2004) – soffre un certo grado di indeterminatezza nella parte in cui non offre specifici criteri o parametri per la valutazione dell’estensione del concetto di “ovvietà” della soluzione.

Il problema che si pone, cioè, attiene non già tanto alla possibilità e al margine di tutela garantito al titolare del primo brevetto (particolarmente ampio nel caso di applicazione della teoria dell’ovvietà), quanto piuttosto all’affidamento dei terzi che intendono brevettare una certa invenzione e che devono, quindi, essere posti nella posizione di poter calcolare, con un ragionevole grado di certezza, il rischio di incorrere in una violazione della disciplina del brevetto nell’ambito dello svolgimento delle propria libertà di iniziativa economica.

La metodologia statunitense nella contraffazione per equivalenti

Più attenta alla certezza del diritto è la metodologia statunitense del c.d. triple test, conosciuta anche come “metodo FWR” (acronimo per “Function-Way-Result”).

Secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, che ne ha dato recente avallo, ponendo questa metodologia accanto alla teoria tedesca, “il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito di natura contraffattiva deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato” (in questo senso, si veda l’ordinanza della Corte Cass., Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 120; ma si veda, anche, più recentemente l’ordinanza della Corte Cass., Sez. I, 2 ottobre, 2023, n. 27702).

L’aspetto interessante del nuovo orientamento giurisprudenziale italiano non risiede esclusivamente nell’aver offerto un criterio completivo alla determinazione del concetto di “ovvietà” ai fini della valutazione delle equivalenze. Interessante è, infatti, osservare come, alla luce della ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, si richieda al titolare del brevetto di identificare ogni singola caratteristica che intende proteggere “così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale”.

Questa maggior responsabilizzazione del titolare del brevetto trova conferma normativa nell’art. 52 (Rivendicazioni), co. 3-bis del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), introdotto con d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131, con il quale la disciplina del brevetto italiana è stata adeguata all’European Patent Convention del 1973.

In base al comma secondo della norma in parola, “I limiti della protezione [del brevetto] sono determinati dalle rivendicazioni” e, in forza del nuovo comma 3-bis, “Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”.

Concludendo, come chiarito dalla Corte Cass., Sez. I, 8 agosto 2023, n. 24112, il nuovo quadro ordinamentale italiano della contraffazione per equivalenti, sia sul versante normativo che giurisprudenziale, realizza un “giusto bilanciamento tra gli interessi del titolare del brevetto (che mira ad estendere la sua protezione il più possibile) e gli interesse dei terzi” o, meglio, dell’affidamento che questi ripongono nel contenuto del brevetto, sicché dalla maggior “calcolabilità del diritto” possa discendere uno sviluppo economico dinamico ed innovativo.