La contraffazione per equivalente si è a lungo correlata ad una serie di problematiche avulse da riferimenti normativi concreti. In particolare, le difficoltà di un inquadramento sistematico della relativa disciplina sono originate soprattutto dall’oscura ontologia del fenomeno.

Diffusamente, nella dottrina precedente all’emanazione del Codice di Proprietà industriale, il concetto di “equivalenza” veniva fatto risalire ad un momento storico molto anteriore rispetto al ruolo determinante assegnato alle rivendicazioni nel limitare l’ambito di tutela del brevetto. In seguito, quando gli equivalenti hanno iniziato ad acquisire rilevanza centrale nell’ambito dell’interpretazione delle rivendicazioni, il concetto di equivalenza ha assunto i connotati di un bilanciamento tra un’equa protezione accordata al titolare della privativa e l’interesse dei terzi a fare ragionevole affidamento sul contenuto delle rivendicazioni stesse.

Nella sua dimensione dinamica, pertanto, l’equivalenza, correlandosi ad una teoria tesa ad una cripto interpretazione analogica della disciplina sulla privativa, va intesa come bilanciamento tra interessi contrapposti, costituendo una valutazione normativa che deve essere affrontata caso per caso.

Più precisamente, nella descrizione effettuata da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ud. 01/12/2021) in materia di brevetti e depositata il 04/01/2022, un prodotto od un procedimento, pur formalmente diverso dall’invenzione brevettata, può essere comunque ricondotto nell’ambito di esclusiva conferito dalla privativa, così da garantire al titolare del brevetto una posizione maggiore rispetto a quella che gli risulterebbe da un’interpretazione strettamente letterale del diritto positivo e che nella propria essenza porterebbe all’elusione della tutela conferita al brevetto al ricorrere di modeste e non significative varianti apportate dal contraffattore.

In altri termini, se ne desume che il principio di diritto ricavabile dalla contraffazione per equivalenti individua una forma di contraffazione dell’invenzione oggetto di brevetto, in forza della quale, al fine di aggirare la disciplina di tutela del brevetto rispetto ad una determinata opera, viene presentata un’invenzione posteriore che, rispetto alla precedente, presenta sì alcuni elementi differenti, ma non idonei comunque a distinguerla essenzialmente dal precedente modello già oggetto di protezione.

Ora, come si diceva, all’interno del nostro ordinamento la contraffazione per equivalenti ha iniziato ad emergere in veste codificata con la disposizione dedicata alle rivendicazioni brevettuali e cioè l’art. 52 comma 3 bis d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice di Proprietà industriale) così come modificato ad opera del d.lvo. 13 agosto 2010, n. 131 nel suo comma 1, il quale stabilisce che “nelle rivendicazioni è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto”, mentre al comma 2 e 3 si aggiunge che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni e che tuttavia la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione ed una ragionevole tutela giuridica ai terzi.

Dal canto suo, il rilievo più importante emerge tuttavia dal comma 3 bis cit. art. 52, il quale, recependo la regola già in uso all’interno del Protocollo interpretativo di cui all’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, revisionato nel 2000, registrando le latenze postulate da dottrina e giurisprudenza pregresse, per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, stabilisce che “per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nella rivendicazione”.

Questa considerazione normativa consente di recepire quegli orientamenti dottrinali che nella contraffazione per equivalente hanno scorto un fatto autonomo rispetto alla tutela del brevetto come mero diritto di esclusiva accordato al titolare, definendola come “una fattispecie di illecito che trova la propria ratio nella necessità di tutelare interessi diversi rispetto alla volontà del titolare di ottenere una tutela conforme alle sue dichiarazioni: si tratta di una serie di interessi che si identificano nella sostanza nella necessità che l’istituto brevettuale non possa essere aggirato con troppa facilità dai terzi, con pregiudizio alla sua funzione di stimolo all’investimento in ricerca.

"Central definition theory” e “Peripheral definition theory” nella contraffazione per equivalenti

Per dare compiuta spiegazione alla contraffazione per equivalente, sia dottrina che giurisprudenza nel corso del tempo hanno elaborato alcune teorie giustificate dall’esigenza di riconoscere maggiore rilevanza alle rivendicazioni ed all’esigenza di certezza dei terzi. Da un lato viene in questione la c.d. “Central definition theory” (tradizionalmente seguita dalla Germania e dall’Italia) e la “Peripheral definition theory” (tradizionalmente seguita dai Paesi anglosassoni).

Mentre la prima delle due teorie, valutando l’invenzione nel suo complesso quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, privilegia l’interesse del titolare del brevetto all’effettività della tutela in quanto fonda la valutazione della contraffazione per equivalenti sul concetto di “idea inventiva” che permea di sé il trovato e viene espressa mediante le rivendicazioni, la c.d. “Pheripheral definition theory” predilige invece alla protezione del titolare, l’esigenza di certezza dei terzi, riconoscendo alle rivendicazioni la funzione di tracciare il confine entro il quale si estende la privativa, per ciò che non viene rivendicato, per collocarsi ipso facto “al di fuori” di questo confine e non rientrando così nell’ambito della privativa.

Tale criterio interpretativo, in particolare, poggia appunto sull’idea di conferire un ruolo centrale ed autonomo alle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l’oggetto del brevetto e l’arte nota, nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti”.

Orbene, e come già rilevato dal giudice di legittimità (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2977), sia nelle disposizioni della CBE che nell’art. 52 del c.p.i, viene ampiamente superato l’approccio della “central definition theory” in favore della “peripheral definition theory”; avendo la prima ricostruzione, infatti, incontrato numerose critiche poichè prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni, la giurisprudenza italiana ha accolto la più moderna “peripheral definition theory”, a sua volta fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa, sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale e secondo il c.d. esame “elemento per elemento”, fatto proprio dal legislatore europeo ed italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c.d. “element by element rule” a sua volta corollario della “all elements rule”, secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve essere ritrovato nell’oggetto).

In particolare, la giurisprudenza italiana, per valutare l’equivalenza nell’accoglimento della Peripheral theory, si è spesso servita del c.d. modello del triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un’analisi di ogni parte dell’invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione (result), con le medesime modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function). Questo metro di valutazione è tuttavia avvenuto confrontandone i risultati con il criterio dell’ovvietà di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalente tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono per il tecnico del ramo, un’ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti di cui all’art. 68, comma 2 c.p.i.

A tal fine, la recente giurisprudenza, discostandosi dalla dottrina di riferimento, è incorsa nell’errore di far rientrare il criterio dell’ovvietà nella peripheral definition theory, sostenendo che tale metodo si applicherebbe ad oggi alle singole rivendicazioni e non alla soluzione del problema tecnico alla base del brevetto. Ora questa riconduzione è da considerarsi del tutto improponibile ed aberrante, poiché il criterio dell’ovvietà presuppone necessariamente una valutazione della c.d. “idea inventiva” alla base del trovato, e con il fine di giudicare se tale soluzione sia ovvia allo stato della tecnica, oppure se sia originale, quindi in grado di escludere la contraffazione.

L’assunto in base al quale il criterio dell’ovvietà non possa portare solo ad una valutazione dell’invenzione nel suo complesso e che quindi appartenga alla categoria della central definition theory viene del resto confermato anche da una recente pronuncia del Tribunale di Venezia (sentenza dell’8 febbraio  2023). Sulla base di questa decisione, infatti, qualora si fosse valutata l’invenzione in presunta contraffazione, ovvia rispetto allo stato della tecnica ed in particolare al brevetto registrato anteriormente, estendendo così l’ambito di esclusiva della privativa, allora anche il brevetto registrato avrebbe dovuto essere considerato nullo rispetto ad alcune anteriorità, sussistenti al momento della registrazione.

In ogni caso, così come del resto ha indicato la dottrina, la distanza fra l’impostazione data dalla central definition theory ad oggi si è sensibilmente ridotta a fronte della chiara previsione  del carattere c.d. limitante delle rivendicazioni introdotta dall’art. 69 CBE e dal relativo Protocollo (nonché dalle norme nazionali che ad essi si sono conformate).

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