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Tutela dei segreti commerciali: Usa vs Cina

Tutela proprietà intellettuale e industriale: confronto tra USA e Cina

ComplianceFebbraio 17, 2024

La protezione della proprietà intellettuale ed industriale, e più nello specifico dei segreti commerciali, negli Stati Uniti e in Cina, presenta sostanziali differenze dal punto di vista degli interventi legislativi, nonché delle affinità quanto al sistema di tutele adottato.

Gli interventi legislativi e la normativa vigente in materia.

Con riferimento alla Cina, questa ha attraversato diverse fasi di sviluppo, realizzando significativi traguardi per migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e più nello specifico dei segreti commerciali.

Particolarmente rilevante è il dato temporale degli interventi normativi in materia, in quanto non troppo risalenti nel tempo.

In principio, la tutela de qua seguiva il regime dettato dal Technology Contract Law del 1987, con la regolamentazione degli obblighi di riservatezza sulle proprietà delle tecnologie non brevettate ed altri rimedi contrattuali.

La base giuridica fondamentale è però costituita dall’Anti Unfair Competition Law (AUCL) del 1993, attraverso il quale il Governo cinese ha riconosciuto la protezione dei segreti commerciali, nonché adattato la legge ai nuovi modelli di business e alle nuove tecnologie per garantire una concorrenza leale sul mercato. Tale normativa è stata poi oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2019.

La disciplina sulla protezione dei trade secrets in Cina è altresì regolata da altre leggi e regolamenti, come il Codice civile, il diritto del lavoro e il diritto societario, oltre che dalla giurisprudenza.

Nel sistema federalista americano invece l’attività legislativa e politica ha una natura decentralizzata, in cui il governo federale esercita poteri limitati, mentre gli Stati definiscono le proprie leggi con un’ampia libertà di manovra.

Tale è un sistema giuridico multiforme, entro cui le imprese dovranno orientarsi, data la presenza di un vasto complesso di leggi differenti – e a volte contrastanti – operanti in ogni Stato.

Partendo dal presupposto che la regolamentazione del fenomeno dell’appropriazione indebita dei segreti commerciali si è sviluppata separatamente in ogni stato, per lungo tempo la loro tutela era ricompresa nell’alveo del diritto di proprietà; e solo nel 2016 il Congresso Federale, con l’emanazione del Defend Trade Secrets Act (DTSA), ha garantito la protezione dei segreti commerciali a livello federale, senza con ciò sostituirsi alle leggi statali già esistenti in materia.

In breve, la tutela de qua, è il prodotto di 52 sistemi giuridici distinti: la legge federale e la legge dei 50 Stati e del Distretto di Columbia.

A partire dagli anni ‘80 gli Stati hanno ratificato l’Uniform Trade Secrets Act (UTSA) con l’obiettivo di uniformare le leggi statali che disciplinano la materia in oggetto.

Attualmente, solo lo stato di New York tutela i trade secrets attraverso le azioni di responsabilità civile di common law.

Malgrado l’adozione dei due statuti, non si è comunque realizzato il predetto obiettivo. I singoli stati, infatti, continuano a discostarsi dalle previsioni dell’UTSA, adottando anche interpretazioni differenti. Ad ogni modo, pur in assenza di un assetto normativo prevalente, ai titolari di segreti commerciali è consentito di fare affidamento sia sull’assetto di tutele offerte dal DTSA che dall’UTSA, potendo azionare controversie sia in tribunali federali che statali.

Le definizioni di trade secret e di appropriazione indebita: i requisiti legali

In Cina, secondo la definizione dell’AUCL, per trade secrets si intendono quelle informazioni commerciali, tecniche e operative, la cui tutela deve essere attuata tramite l’adozione – da parte del titolare dei diritti – di ragionevoli misure di protezione che tengano conto del valore commerciale delle stesse informazioni. Sul punto, la giurisprudenza cinese ha soventemente affermato che non è necessario adottare tutte le misure di protezione possibili, bensì misure sufficientemente ragionevoli in relazione alle circostanze ordinarie.

All’interno dell’AUCL è inoltre fornito un quadro chiaro circa le attività illegali di appropriazione indebita di segreti commerciali, ossia quelle riconducibili alle condotte di acquisizione impropria, di divulgazione, di uso non autorizzato delle informazioni riservate. Si incorre altresì in responsabilità congiunta nei seguenti casi: di induzione alla violazione degli obblighi di riservatezza; assistenza nella conduzione dell’attività illecita del trasgressore ovvero la condotta del soggetto che acquisisca, divulghi, utilizzi o consenta a terzi di utilizzare i segreti commerciali, sapendo che tali segreti sono stati acquisiti impropriamente.

All’opposto, nel sistema statunitense, l’UTSA fornisce una definizione più articolata di segreto commerciale, ossia quell’informazione che: a) trae un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, in quanto non generalmente conosciuta e facilmente accessibile con mezzi ordinari da soggetti terzi che possano ricavarne un guadagno dalla sua divulgazione o utilizzo; b) è oggetto di misure ragionevoli volte a preservarne la segretezza, a seconda delle circostanze.

Secondo tale definizione, costituiscono trade secrets le informazioni tecniche (come quelle riguardanti processi di produzione, progetti e disegni di programmi informatici, le formule e i codici sorgente ecc.), ovvero una combinazione segreta di elementi di dominio pubblico, la quale fornisce un vantaggio competitivo.

Tale definizione è generalmente adottata dai singoli Stati, benché con interpretazioni differenti.

Secondo l’UTSA, per appropriazione indebita si intende: i) l’acquisizione di un segreto commerciale altrui da parte di un soggetto che sa o ha motivo di sapere che è stato acquisito con mezzi impropri; ii) la divulgazione o utilizzo di un segreto commerciale altrui acquisito con mezzi impropri, ossia senza il consenso esplicito o implicito del titolare delle informazioni riservate, ovvero acquisito per errore o per caso.

La tutela giurisdizionale e il riconoscimento della responsabilità derivante dalla violazione dei segreti commerciali

Nell’ordinamento cinese e in quello federale statunitense, la tutela dei segreti commerciali è garantita sia a livello civile che penale.

Nel procedimento civile cinese, l’onere della prova è generalmente posto a carico della parte che avanza una richiesta di risarcimento danni.

In breve, in caso di violazione di informazioni riservate, l’attore deve dimostrare:

  1. la titolarità dei segreti commerciali;
  2. che questi soddisfino i requisiti di segretezza, valore commerciale, utilità nonché sottoposti a ragionevoli misure di protezione;
  3. che è in corso un’appropriazione indebita;
  4. la sussistenza del danno.

Sennonché, con le modifiche all’AUCL del 2019, l’onere della prova è stato parzialmente riformato a favore dell’attore, il quale dovrà dimostrare la conformità ai requisiti legali del segreto commerciale secondo la definizione adottata; la condotta di appropriazione indebita; e l’adozione delle ragionevoli misure di protezione. Mentre sul convenuto grava l’onere di dimostrare l’inesistenza del segreto commerciale.

Limitatamente alla prova dell’appropriazione indebita, in Cina il titolare deve altresì provare ulteriori elementi:

  1. che la parte accusata ha avuto modo di accedere alle informazioni riservate utilizzate e divulgate;
  2. che i segreti commerciali sono stati divulgati, utilizzati o rischiano di essere divulgati o utilizzati;
  3. l’appropriazione indebita messa in atto dal convenuto, il quale dovrà a sua volta dimostrare di non aver svolto alcuna condotta illecita.

Anche la disciplina dell’onere della prova dettata negli Stati Uniti nei procedimenti aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale non si discosta molto da quanto previsto dall’AUCL. Nel sistema federalista americano, infatti, per supportare la richiesta di risarcimento, il titolare dei diritti dovrà fornire la prova circa la sussistenza dei requisiti legali dei trade secrets secondo la definizione dettata dall’UTSA, e al contempo dimostrare che la controparte abbia compiuto un’effettiva o tentata appropriazione indebita.

Il danno, una volta riconosciuto, sarà liquidato dall’autorità giudicante secondo i requisiti dettati dalla legge.

I tribunali cinesi, accertata la condotta di appropriazione indebita, liquidano in via compensativa i soli danni effettivi sulla scorta delle perdite subite dall’attore o dei profitti ottenuti dall’autore della violazione.

Dal 2019 sono liquidabili in via eccezionale anche i c.d. danni punitivi, ove i danni compensativi siano ritenuti insufficienti ed in presenza di gravi circostanze quali: l’intenzionalità della violazione; lo scopo commerciale dell’autore dell’attività di violazione; le dimensioni e la durata di tale attività; le perdite del titolare dei diritti o i vantaggi illegali per l’autore della violazione.

Al riconoscimento dei danni, l’organo giudicante cinese affianca l’emissione di provvedimenti di carattere ordinatorio. Tali si distinguono in ingiunzioni permanenti, ossia ordinanze che impongono ad una persona fisica o giuridica di cessare o non intraprendere l’attività di appropriazione indebita dei segreti commerciali; e ingiunzioni preliminari che ordinano all’autore della violazione di interrompere le attività illecite ancor prima che la sentenza diventi effettiva. Sull’emissione dell’ingiunzione preliminare influiscono diversi fattori: la base giuridica e fattuale dell’azione promossa dal titolare dei diritti; se dalla sua mancata emissione i diritti e gli interessi legittimi del titolare subirebbero un danno irreparabile, ovvero causi un danno maggiore rispetto al danno potenziale per il convenuto con l’emissione della stessa ingiunzione.

Un non dissimile approccio è adottato anche negli Stati Uniti, ove – provata l’effettiva o minacciata appropriazione indebita – i titolari dei diritti possono ottenere vari rimedi giuridici.

Tra questi vi sono le c.d. injuctions volte ad inibire il continuo utilizzo o divulgazione delle informazioni riservate, nonché il risarcimento dei danni comprensivi della perdita effettiva causata dall’appropriazione indebita e dall’arricchimento ingiustificato.

La quantificazione dei danni può avvenire anche attraverso l’attribuzione all’autore della violazione del pagamento di una royalty proporzionata alla condotta illecita.

I danni punitivi sono liquidabili unitamente alle spese legali e solo ove risulti dimostrata l’esistenza di un’appropriazione indebita intenzionale e dolosa.

La disciplina dei punitives damages nel territorio statunitense è tutt’altro che recente, bensì ha radici storiche che risalgono all’Inghilterra medievale ed in seguito importate nel sistema giuridico americano, dove sono riconosciuti come una forma di sanzione esemplare che va oltre il semplice risarcimento del danno.

Nondimeno, il DTSA si differenzia dall’UTSA in vari aspetti. Al suo interno è infatti disciplinata un’azione di tipo civile nel caso di appropriazione indebita dei trade secrets utilizzati o destinati ad essere utilizzati nel commercio interstatale o estero. Esso, inoltre, autorizza i tribunali ad emettere provvedimenti ex parte per la conservazione delle prove e il sequestro dei beni e prevede la concessione di immunità al responsabile in presenza di determinate circostanze.

La Cina, per giunta, a partire dal 2022 ha ulteriormente rafforzato il sistema di protezione in materia, estendendola anche a livello amministrativo, soprattutto dal rischio di divulgazione secondaria, e con ciò imponendo obblighi di riservatezza in capo all’autorità incaricata alle indagini, ovvero verso i soggetti terzi coinvolti nel procedimento che vengano a conoscenza delle informazioni riservate fornite dal titolare all’autorità investigativa.

La responsabilità penale derivante dalla condotta di appropriazione indebita dei segreti commerciali

La violazione dei segreti commerciali può altresì comportare conseguenze penali.

In Cina, tale previsione è contenuta nell’art. 219 del Criminal Law che configura l’illecito penale derivante dalla gravità dell’attività di appropriazione indebita.

Dal 2021, con le ultime modifiche al Codice penale, il governo cinese ha altresì disciplinato la fattispecie della fornitura di segreti commerciali a entità e individui che operano al di fuori del territorio cinese, autori di furto, corruzione e spionaggio.

Anche all’interno del sistema statunitense è disciplinata la fattispecie criminosa di furto dei segreti commerciali ai sensi dell’Economic Espionage Act (EEA), quale legge federale che ha reso illegale acquisire, comunicare o sfruttare segreti commerciali senza autorizzazione, quando si sa o si ha motivo di sapere che tale azione danneggerebbe il titolare. L’EEA fornisce anche strumenti per perseguire penalmente coloro che commettono atti di spionaggio economico a beneficio di una potenza straniera, nonché mira a proteggere l’innovazione e la proprietà intellettuale delle imprese statunitensi dai tentativi di furto dei loro segreti commerciali da parte di concorrenti stranieri.

Più recentemente, con la ratifica dell’Economic and Trade Agreement (Phase One) nel gennaio del 2020 tra Cina e Stati Uniti vengono affrontate diverse questioni legate alla proprietà intellettuale.

L’accordo è parte di un approccio più ampio degli Stati Uniti nel cercare di affrontare le preoccupazioni riguardanti le pratiche commerciali cinesi, richiedendo l’attuazione di riforme strutturali e altri cambiamenti al regime economico e commerciale cinese.

Tale Accordo, inoltre, affronta diverse preoccupazioni di lunga data, compresa la protezione dei trade secrets, brevetti e proprietà intellettuale legata ai marchi, ed il contrasto alla produzione di beni contraffatti e piratati. Tuttavia, è importante notare che l’efficacia di tali riforme e cambiamenti richiesti sono tutt’ora oggetto di valutazione, e il ruolo dell’accordo nella promozione delle riforme recenti in Cina non è ancora chiaro. Difatti, l’attuazione e il mantenimento di tale accordo sono stati oggetto di controversie e tensioni tra le due nazioni.

La Cina, inoltre, facendo parte dell’organizzazione mondiale del commercio (OMC), è altresì soggetta alle disposizioni dell’Accordo TRIPsTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995) – il quale mira a stabilire gli standard internazionali per i diritti di proprietà intellettuale.

In definitiva, l’impegno costante della Cina, seppur recente, non è passato inosservato.

I vari interventi volti ad aumentare i meccanismi di tutele della proprietà industriale e dei segreti commerciali sono comunque in linea con gli standard internazionali, favorendo una ripresa più rapida e una rinnovata collaborazione tecnologica.

Tuttavia, nonostante tali progressi, in Cina rimane ancora in sospeso una codificazione ad hoc e l’applicazione di tali diritti rimane ancora una sfida.

Le controversie commerciali con gli Stati Uniti per giunta continuano ad evidenziare le differenze nelle politiche e nelle pratiche di protezione tra i due Paesi.

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